Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdelings ... - Patentstyret

More documents

Recommendations

Info

2. avd. sak nr. 7714 6 Spørsmålet om ond tro Som nevnt har innsigeren tatt sitt merke i bruk lenge før søkeren. Det ble tatt i bruk i 1970 årene. Vi vedlegger for ordens skyld kopier lastet ned fra Internet som viser dette, se vedlegg 4. Spørsmålet er således om det er tilstrekkelig sannsynliggjort at søkeren kjente til denne bruk før søknad om DELI DE LUCA ble innlevert den 12. desember 2002. Søkers firma ble ifølge Brønnøysundregistrene etablert den 1. januar 2003. Så vidt vites og som også beskrevet i artikkelen i aftenposten 27. august 2003, se vedlegg 5, skal det være 5 gründere bak konseptet og navnet Deli De Luca. Disse har alle en fortid hos konkurrenten 7- ELEVEN. En av gründerne Adriano Capoferro er daglig leder, mens en annen av gründerne Terje Bergh er produkt- og konseptansvarlig. Begge er i pressen blitt fremstilt som gründere av Deli de Luca, se eks. vedlagte kopi etter søk på Google, vedlegg 6. Terje Bergh har vært intervjuet så vidt vi kan se fra Internet flere ganger og flere ganger blitt fremstilt som gründer av Deli De Luca. Det ville ha vært naturlig av ham å ikke fremstille seg selv som gründer hvis så ikke var tilfelle. Terje Bergh er også en av gründerne som ble intervjuet i forbindelse med den artikkel i Aftenposten som er referert til ovenfor og der der fremgår som følger: ”Mennene og den ene damen bak butikknavnet som, ja, er inspirert av den amerikanske kjeden ”Dean & DeLuca” har alle en fortid hos konkurrenten 7-Eleven. Etter tre tusen bilder av førti konsepter i fem land sto de igjen med et rødfarget døgn-konsept som de selv mener er unikt selv i en døgnåpen by som London. Her hjemme har noen kalt dem ”butant”. En blanding av butikk og restaurant. Selv kaller de Deli de Luca et ultraurbant konsept.” Det er anført fra Daglig Leder Adriano Capoferro at personene det er vist til i artikkelen ikke var ansatt i selskapet da søknaden for registrering av varemerket ble innlevert, for så vidt var selskapet heller ikke etablert. Søknad ble innlevert den 12. desember 2002 og selskapet etablert den 1. januar 2003. Søknaden ble opprinnelig innlevert av Adriano Capoferro, men så vel Adriano Capoferro som Terje Bergh fremstiller seg selv som gründere av Deli De Luca. Det mest sansynlige er vel at gründere kjenner til bakgrunnen for navnevalget på den bedrift de er gründere for. Tidsperspektivet fra søknad om varemerke ble innlevert til firma ble etablert, er 19 dager. Det er vel usannsynlig at kun en av gründerne bak firmaet foretok navnevalget alene 19 dager før firmaet ble stiftet av gründerne. Det skal anføres at den andre personen som er omtalt i artikkelen i Aftenposten som en av gründerne, Thor Johansen, har styreplass i Deli De Luca Norge AS sammen med Adriano Capoferro. Det kan ligge andre grunner bak det forhold at det var Adriano Capoferro som ”startet ballet”, enn at han var alene om å starte det. Det siste er som nevnt tidligere lite sannsynlig ettersom for eksempel Terje Bergh i flere artikler både i Aftenposten og Dagens Næringsliv er fremstilt som gründer av Deli De Luca og det later ikke til at han har vært opptatt av å ”rette på” dette inntrykket. Det faktum at en av gründerne ”startet ballet” kan ha sin enkle årsak i det felles ansettelsesforholdet for gründerne i 7-Eleven. Adriano Capoferro nevner selv at 12. desember 2002 var Terje Bergh fortsatt ansatt i 7-Eleven. Patentstyret har lagt til grunn at rekkevidden av varemerkelovens § 14, 1. ledd nr. 7 begrenses kraftig ved at det kreves at søker var vitende om den tidligere bruk og det vises til Lassen Oversikt over Norsk varemerkerett s. 141 samt til en annen avdelings avgjørelse nr. 6711 ENVIRO-CLEAN, der 2. avdeling legger til grunn at det kreves ”sikkerhet for viten, sannsynlighet for viten er ikke nok”. Vi vil vise til hva Lassen også nevner på side 141:
2. avd. sak nr. 7714 7 ”Lovens krav om at ”søkeren var vitende” innebærer ikke i seg selv noe krav om kvalifisert sannsynlighetsovervekt. Etter alminnelige sivilprosessuelle prinsipper skulle det dermed være nok at det er mer enn 50 % sannsynlig at søkeren hadde kunnskap om bruken. Derimot er det ikke nok at han burde hatt slik kunnskap.” Vi har ikke hevdet at søkeren burde hatt kjennskap til Dean & DeLuca. Vi har hevdet at det er mer enn 50 % sannsynlig at søker av varemerket DELI DE LUCA hadde kunnskap om varemerket Dean & Deluca da søknad om registrering av varemerket DELI DE LUCA ble innlevert til Patentstyret i desember 2002. Aftenpostens artikkel fremstiller et intervju med 2 av medgründerne av Deli De Luca, den ene av dem konsept- og produktansvarlig i Deli De Luca, Terje Bergh. Det at den ene av dem Terje Bergh er gründer av Deli De Luca fremkommer også av andre presseartikler. Aftenpostens artikkel nevner at gründerne har vært inspirert av Dean & DeLuca, at de har gått igjennom 40 konsepter før de falt ned på Deli De Luca konseptet. Man må spørre seg hvorfor skulle en journalist dikte opp dette? Det er for øvrig høyst normalt at den som blir intervjuet sørger for å få se intervjuet før det kommer på trykk, nettopp for å ha muligheten for å luke ut feilfremstillinger. Det er etter innsigers oppfatning mer enn 50 % sannsynlig at Terje Bergh og opprinnelig søker av varemerket DELI DE LUCA, Adriano Capoferro, som sammen var medgründere av Deli De Luca, den 12. desember 2002, 19 dager før fimaet Deli De Luca Norge AS ble stiftet i januar 2003, hadde valgt navnet på det firmaet de skulle grunnlegge sammen samt også valgt varemerket de skulle bruke for sitt firma sammen (Firmaet er registrert med formålet ”Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted”). Det er mer en 50 % sannsynlig at det forholder seg slik som fremstilt i Aftenpostens artikkel, nemlig at man var inspirert av den amerikanske kjeden Dean & DeLuca da man valgte navne DELI DE LUCA. Likheten mellom merkene og mellom konseptene er så stor at det ikke står til troende at gründerne ikke har kjent til det merket som var tatt i bruk tidligst. At man også har ønsket å finne en europeisk motvekt til en amerikansk konkurrent slik det påstås i søkers brev av 8. mai 2006, kan selvfølgelig også være helt korrekt. Vårt poeng er at det fremstår som mer enn 50 % sannsynlig at Terje Bergh, en av de personer det henvises til i Aftenpostens artikkel er en like sentral gründer i etableringen av Deli De Luca og valget av varemerket Deli de Luca som Adriano Capoferro. Terje Berg er en av gründerne som skal ha uttalt at man har vært inspirert av Dean & DeLuca i valget av Deli De Luca. Det skal således hevdes at kravet om viten slik det fremgår av varemerkeloven er tilfredsstillt. Patentstyret har lagt vekt på at innsiger har tatt merket i bruk i utlandet, særlig i USA, men ikke i Europa. Det er et faktum at Dean & DeLuca har brukt sitt merke i Europa i hvert fall siden 1999 og gjør det fremdeles, det foregår salg til for eksempel Sverige, Danmark og Finland og også salg til norske forbrukere, selv om det siste ikke dreier seg om masse salg. Dean & DeLuca har levert produkter til veldig mange land innenfor EU. Det kan se ut som om Patentstyret har lagt vekt på en antagelse om at innsigers merke ikke har vært benyttet i Europa i spørsmålet om ond tro. Vi kan ikke helt se hvilken betydning dette skulle ha all den grunn at merket vitterlig har vært i bruk i en årrekke i USA som nevnt under avsnittet Historikk. Vi vedlegger kopier fra Internett som viser hvor innsigeren har sine butikker og restauranter som vedlegg 7. Hvis det har betydning at søker har benyttet sitt merke i Europa, vil innsigeren ta det forbehold at man senere vil fremlegge bevis for bruk i Europa før søknad ble innlevert fra søkers side. Innsiger har hatt et utstrakt salg via sin hjemmeside. Det er på denne bakgrunn vi vil konkludere med at merkene er egnet til å forveksles med hverandre i den alminnelige omsetning samt at det er mer enn 50 % sannsynlig at søkeren var i ond tro da søknaden om registrering av DELI DE LUCA ble innlevert.
Page 1 and 2: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.
Page 3 and 4: 2. avd. sak nr. 7714 3 Merkene lign
Page 5: 2. avd. sak nr. 7714 5 Så vel inns
Page 9 and 10: 2. avd. sak nr. 7714 9 eksisterende
Page 11 and 12: 2. avd. sak nr. 7714 11 Ved forveks
Page 13 and 14: 2. avd. sak nr. 7714 13 Jeg viser f
Page 15 and 16: 2. avd. sak nr. 7714 15 "1. Innledn
Page 17 and 18: 2. avd. sak nr. 7714 17 Imidlertid
Page 19 and 20: 2. avd. sak nr. 7714 19 Vi viser bl
Page 21 and 22: 2. avd. sak nr. 7714 21 Subsidiært
Page 23 and 24: 2. avd. sak nr. 7714 23 Mens det fr
Page 25 and 26: 2. avd. sak nr. 7714 25 Fra innsige
Page 27 and 28: 2. avd. sak nr. 7714 27 Forhistorie
Page 29 and 30: 2. avd. sak nr. 7714 29 innsigerens
Page 31 and 32: 2. avd. sak nr. 7714 31 nås gjenno
Page 33 and 34: 2. avd. sak nr. 7714 33 internett b

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdelings ... - Patentstyret

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?