Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdelings ... - Patentstyret

2. avd. sak nr. 7714 13
Jeg viser for øvrig når det gjelder spørsmålet om forvekslingsfaren, til det som er blitt fremhold i
klagen av 15. desember 2006 av innsigerens daværende norske fullmektig.
Det fastholdes således fra innsigerens side at de to merker må anses å være forvekselbare i den
alminnelige omsetning, og dette vilkår for å kunne kreve registreringen av søkers merke
opphevet, er derfor tilstede.
KJENNSKAP TIL MERKET/”OND TRO”
Fra innsigerens side har det tidligere vært fremholdt og søkt dokumentert at grunnleggerne av
den virksomhet som søkeren driver under det søkte merket, kjente til innsigeren, hans
virksomhet og hans varemerke da varemerket ble valgt. Av den tidligere fremlagte artikkel fra
Aftenposten fremgår det også et klart utsagn om at grunnleggerne var inspirert av innsigerens
virksomhet i USA. Jeg viser her til det som er sagt i klagen av 15. desember 2006. De
intervjuede avgir en uforbeholden uttalelse om denne ”inspirasjon” og innholdet og
formuleringene i intervjuet har ikke senere blitt stanset eller til slutt forsøkt dementert. De tre
som uttaler seg i artikkelen var grunnleggere av virksomheten sammen med den opprinnelige
søker, og det har ingen betydning for saken at disse ikke hadde sluttet i den tidligere arbeidsplass
– 7-ELEVEN – (hvor også den opprinnelige søker hadde vært ansatt sammen med dem) på
tidspunktet for den foreliggende søknads inngivelse. Beslutningen om grunnleggelsen av
selskapet og det aktuelle navn/varemerke var valgt mellom dem på søknadstidspunktet. Et
selskap blir ikke grunnlagt og et varemerke blir ikke valgt ”helt ut av det blå”; det ligger som
regel lange om omfattende overveielser og planer før selskapsdannelsen og varemerket besluttes.
Tidligere har denne saksfremstilling og bakgrunnen for denne blitt bestridt fra søkerens side.
Innsigeren merker seg nu at dette ikke lenger er tilfellet. Det er intet i tilsvaret som innebærer en
bestridelse av at grunnleggerne var kjent med og var inspirert av innsigerens virksomhet og
varemerke. I denne sammenheng blir det derfor uten særlig relevans om innsigerens virksomhet
var kjent som sådan i de norske markedet. Bestemmelsen i varemerkelovens § 14 første ledd nr.
7 er en ren subjektiv bestemmelse, idet den bare spør om søkerens kunnskaper på
søknadstidspunktet. Kjente denne søker til tredjemanns allerede eksisterende merkebruk, er dette
i utgangspunktet tilstrekkelig til at bestemmelsen kommer til anvendelse og at nektelse av
registrering kan skje.
Søkerens norske fullmektig har i tilsvaret vist til avgjørelsen i Høyesterett av 23. november 2006
(”VESTA”) hvor Høyesterett i lys av praksis fra OHIM la til grunn at bestemmelsens anvendelse
forutsetter at registreringen med slik kunnskap om tredjemanns tidligere bruk hos søkeren ”vil
representere et brudd på den alminnelige standard for god forretningsskikk”.
Det er gjennom klagen vist at innsigeren har en omfattende virksomhet utenfor USA, og det
vises her bare generelt til dette, dog slik at det på ny understrekes at det skjer salg til norske
forbrukere og til våre naboland. Innsigeren søkte sitt varemerke DEAN & DELUCA registrert
som EU-varemerke allerede i 1996, og registrering av merket fant sted i 1999 som CTM
000422063. Jeg viser til vedlegg 3 til klagen av 15. desember 2006. Og endelig har innsigeren
søkt sitt varemerke DEAN & DELUCA registrert som internasjonalt varemerke hvor Norge også
er utpekt.