60 Angelo Maietta2.1. …(segue) il «rafforzamento» del marchio «debole»: il secondarymeaningIl fenomeno del secondary meaning nasce nel <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to anglo-americano 17 eriguarda i marchi cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i da parole all’origine prive <strong>di</strong> carattere <strong>di</strong>stintivoperché <strong>di</strong> uso frequente nel linguaggio comune o, comunque, insuscettibili<strong>di</strong> assurgere a rango <strong>di</strong> marchio d’impresa attesane la loro generic<strong>it</strong>à. 18L’ist<strong>it</strong>uto in parola consiste nel far acquisire ad un termine inizialmentegenerico un secondo, più forte, significato (secondary meaning) che consentea quella denominazione <strong>di</strong> essere percep<strong>it</strong>a nel pubblico dei consumatoricon una valenza ultronea anche in virtù dell’uso che se ne faccia da part<strong>ed</strong>ell’impren<strong>di</strong>tore fino al punto <strong>di</strong> riuscire a contrad<strong>di</strong>stinguere il prodottosu cui è apposto.Il secondary meaning, pertanto, trova terreno fertile per la suaapplicazione proprio allorché si <strong>di</strong>scute <strong>di</strong> marchi «deboli»; invero, com’èstato autorevolmente affermato marchio forte e marchio debole rappresentanoi due poli estremi <strong>di</strong> una scala all’interno della quale si gradua, secondo unclimax ascendente, la capac<strong>it</strong>à <strong>di</strong>stintiva e la conseguente estensione dellatutela accordata al segno. Si deve, peraltro, constatare come la collocazion<strong>ed</strong>el segno all’interno <strong>di</strong> questa scala ideale non soltanto si riveli talora inconcreto <strong>di</strong>sagevole, ma possa altresì variare a segu<strong>it</strong>o dell’uso che ne siafatto e della notorietà che abbia progressivamente acquis<strong>it</strong>o: 19 è il casodell’ist<strong>it</strong>uto in parola.La giurisprudenza ha da tempo ammesso tale «scalata» del marchiodebole 20 anche sulla scorta <strong>di</strong> penetranti opinioni dottrinali 21 tanto da fornirel’occasione al legislatore <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ficare il fenomeno del secondary meaning____________________17Per la dottrina americana si consiglia la lettura <strong>di</strong> CALLMANN, The law of unfair compet<strong>it</strong>ion,Mundelein, 1967, 367; per la dottrina inglese v. MC CARTHY, Trade marks and unfair compet<strong>it</strong>ion,Rochester, 1994, passim; KERLY, Law of trade marks and trade names, London, 1972, 16 ss..18In tal senso, M. BIONDETTI, Il “secondary meaning” nella <strong>di</strong>sciplina <strong>it</strong>aliana dei marchid’impresa,c<strong>it</strong>., in Il <strong>di</strong>r. ind., 2001, 329.19Così testualmente N. ABRIANI, Contenuto e requis<strong>it</strong>i del marchio. Acquisto del <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to, c<strong>it</strong>., 45.20Cass., 25 settembre 1998, n. 9617, in Giur. Ann. Dir. ind., 1998, n. 3736; Cass., 22 febbraio1994, n. 1724, ivi, 1994, n. 3021; App. Roma, 24 novembre 1997, ivi, 1998, n. 3783, Trib.Milano, 15 ottobre 1987, in Giur. Ann. Dir. ind., 1987, n. 2203; App. Milano, 20 maggio 1986, inRiv. Dir. ind., 1987, II, 321; Trib. Roma, 25 febbraio 1988, in Giur. Ann. Dir. ind.,1988, n. 2299;App. Bologna, 15 settembre 1988, ivi, 1989, n. 2383; Trib. Napoli, 21 maggio 1997 (ord.), in Il<strong>di</strong>r. ind., 1997, 1027; Trib. Milano, 8 aprile 1991, in Giur. Ann. Dir. ind., 1991, 446.21SORDELLI, Marchio e secondary meaning, Giuffrè, Milano, 1979, passim; OLIVIERI, Il “secondarymeaning”, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER, Commento tematicoalla legge marchi, 201 ss; GUGLIELMETTI, Il secondary meaning e l’opportun<strong>it</strong>à <strong>di</strong> una sua (lim<strong>it</strong>ata)tutela in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> riforma della legge <strong>it</strong>aliana marchi, in Riv. Dir. ind., 1973, I, 39 ss.
Il caso Salern<strong>it</strong>ana 61nella legge marchi prima all’art. 19 <strong>ed</strong> all’art. 47 bis 22 e nel co<strong>di</strong>ce dellaproprietà industriale poi, laddove si legge all’art. 13, comma secondo, che«… possono cost<strong>it</strong>uire oggetto <strong>di</strong> registrazione come marchio d’impresa isegni che prima della domanda <strong>di</strong> registrazione, a segu<strong>it</strong>o dell’uso che nesia stato fatto, abbiano acquistato carattere <strong>di</strong>stintivo.»La norma non deve, però, indurre a r<strong>it</strong>enere che ogni e qualsiasiparola o segno possa assurgere a rango <strong>di</strong> marchio tutelabile sulla scorta <strong>di</strong>un uso costante che ne sia stato fatto ma, al fine <strong>di</strong> poter sortire «l’effettorafforzante», il giu<strong>di</strong>zio va riservato anche alla effettiva percezione che quellaparola o quel segno abbia nel pubblico dei consumatori. 23Apertis verbis, perché si possa <strong>di</strong>scutere <strong>di</strong> rafforzamento del marchioper secondary meaning occorre la presenza <strong>di</strong> due fattori, uno oggettivoconsistente nella utilizzazione, da parte dell’impren<strong>di</strong>tore, costante e re<strong>it</strong>eratadella parola, ancorché descr<strong>it</strong>tiva, priva <strong>di</strong> carattere <strong>di</strong>stintivo e l’altro,soggettivo, della percezione nel pubblico dei consumatori <strong>di</strong> quella parolacome un quid in<strong>di</strong>vidualizzante. 24Orbene, tornando alla vicenda che ci occupa, è stato correttamenteosservato dal Collegio che, proprio la qualificazione del marchio Salern<strong>it</strong>ana<strong>Sport</strong> come «debole» avrebbe imposto alla ricorrente che lamentava laviolazione dei <strong>di</strong>r<strong>it</strong>ti <strong>di</strong> privativa sul m<strong>ed</strong>esimo, l’onere <strong>di</strong> allegazione <strong>di</strong>elementi tali da giustificare tale pretesa ovvero la <strong>di</strong>mostrazione dell’avvenutorafforzamento del proprio marchio debole per secondary meaning. 25Su tale specifico punto, l’interprete deve indagare come sia possibile____________________22In argomento si rinvia a R. BICHI, L’art. 47 bis della legge marchi e l’uso riabil<strong>it</strong>ante delmarchio, in Riv. Dir. Ind., 1995, 104 ss.23App. Torino, 28 <strong>di</strong>cembre 2002, in Giur. It., 2003, 10 secondo cui «è escluso il fenomeno delsecondary meaning, quando non sia <strong>di</strong>mostrato che l’espressione <strong>di</strong> uso comune o generale, purmantenendo il suo significato originario, con l’andare del tempo abbia assunto un ulteriore,secondario significato, <strong>di</strong> segno <strong>di</strong>stintivo della provenienza dei prodotti dalla impresa, pereffetto dell’uso intenso, accompagnato da una penetrante pubblic<strong>it</strong>à e dalla conseguenteassociazione creatasi nella mente dei consumatori.»24In tal senso App. Milano, 18 novembre 1997, in Il <strong>di</strong>r. ind., 1999, 131 ss. con nota <strong>di</strong> G.BONELLI, Riabil<strong>it</strong>azione e rafforzamento del marchio: spunti <strong>di</strong> riflessione.25La pronuncia in rassegna si pone, relativamente alla prova della sussistenza dell’effettorafforzante, sulla scia <strong>di</strong> una monol<strong>it</strong>ica giurisprudenza sia <strong>di</strong> mer<strong>it</strong>o che <strong>di</strong> leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à. A tal fine,si v<strong>ed</strong>ano, ex multiis, App. Torino, 15 novembre 2002, in Giur. Mer., 2003, I, 1373 secondo cui«incombe sulla parte che lo invoca la prova del fenomeno del secondary meaning, in forza delquale una espressione <strong>di</strong> uso comune e generale, pur mantenendo il significato originario, acquistaulteriore capac<strong>it</strong>à <strong>di</strong>stintiva della provenienza dei prodotti <strong>di</strong> una impresa per effetto dell’usointenso da questa praticato sul mercato; tale prova non pò essere forn<strong>it</strong>a attraverso una consulenzatecnica <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> carattere demoscopico, svolta dopo l’inizio della causa, lim<strong>it</strong>ata a un campione<strong>di</strong> persone intervistate nei pressi dei punti ven<strong>di</strong>ta del prodotto, circoscr<strong>it</strong>ta nel tempo e articolatasu domande basate più che altro a rilevare la valutazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>stintiv<strong>it</strong>à del nome generico e nonl’acquisizione della particolare efficacia <strong>di</strong>stintiva in forza <strong>di</strong> acquisizione <strong>di</strong> secondo significato.»