Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento - nº 37 1

ação da suficiência descritiva, poisem reivindicações “Markush” muitoamplas, parte da reivindicação nãoé suportada no relatório descritivopelo modo de executar a invenção.A insuficiência de exemplos experimentaiscom relação ao processode preparação desses compostos,ou dados experimentais que comprovemsuas atividades biológicas,é uma característica desse tipo depatente. Sendo assim, é um fatorproblemático, uma vez que é inviávelfornecer esses dados experimentaispara “Markushs” que originammilhões de compostos, ou seja, osexemplos não cobrem todas as classesde compostos descritas na reivindicação.O manual de procedimentode exame de patentes do escritóriojaponês é bem enfático comrelação à falta de suficiência descritiva,e descreve que as reivindicações“Markush” violam a Lei de Patentesdo Japão quando o relatóriodescritivo da patente não possui suficiênciadescritiva. Tal manual descreveo seguinte exemplo:“Exemplo1: Quando uma reivindicaçãodescreve um processo de preparaçãode para-nitro benzeno substituídopor nitração, onde o gruposubstituinte do benzeno (X) é CH3,OH ou COOH. No relatório descritivoo material inicial usado é tolueno,onde X é CH3. Em nenhum momentoencontra-se descrito no relatóriodescritivo exemplos onde omaterial é ácido benzóico (paraX=COOH). Portanto, tendo em vistaa grande diferença entre CH3 eCOOH, os exemplos não cobremtodas as classes de compostos descritasna reivindicação.” (ExaminationGuideline for Patent and UtilityModel in Japan, Part. I, Cap. 1, p.24, 2001).FIGURA 2: “Fórmula Markush”, onde R = H ou alquila C 1-4; R1 = OH ou alcóxi C 1-4Devido à falta de suficiência descritiva,uma patente com uma “Markush”muito ampla pode dar origema novas patentes, ou seja, patentesde seleção, as quais selecionam compostospertencentes a uma “Markush”principal, os quais não foramexemplificados quanto ao seu processode preparação e à demonstraçãoda sua atividade biológica.Como exemplo, pode ser citada apatente EP 1 002 792, a qual deuorigem a patente de seleção EP 0627 406. A patente de seleção é umtipo de proteção amplamente utilizadopor detentores de patentes quequerem estender seu prazo de proteçãoalém da expiração da patenteoriginal. Dessa forma, tem-se o chamadoevergreening, através do qualas indústrias farmacêuticas tentamaumentar o prazo de proteção patentária(onde uma mesma moléculapode gerar dezenas de patentes)e construir, dessa forma, uma barreiraformada com relação ao monopóliodaquele produto. Entretanto,uma patente de seleção não necessariamenteé obtida pelo mesmoinventor da “Markush” principal, oque acaba dando margem a processosjudiciais.Além da suficiência descritiva, a unidadede invenção de uma patentetambém é um requisito de patenteabilidadeadotado não só pelo escritóriojaponês, como também pelosescritórios United States Patent Office(USPTO) e European Patent Office(EPO), para examinar reivindicações“Markush”. A unidade de invençãodo pedido de patente deinvenção se refere a uma únicainvenção, ou a um único grupo deinvenções inter-relacionadas demaneira a compreenderem umúnico conceito inventivo, ou seja,a resolução de um único problematécnico. Portanto, a unidade deinvenção de uma reivindicação“Markush” torna-se questionável, àmedida que, quando se tem umnúmero desproporcional de possíveiscompostos alternativos, nãose pode predizer que todos estespertencem ao mesmo grupo deinvenções e possuem o mesmoobjetivo proposto.A partir do dos problemas expostosacima se torna necessário estabelecercritérios para avaliar oescopo de proteção de uma reivindicação“Markush”.SOLUÇÕES PROPOSTASTendo em vista os manuais de examedos escritórios de patentes dosEstados Unidos (2001), Japão(2001) e EPO (2007), e com basenos requisitos de patenteabilidadedas Leis de Patente, foram traçadasalgumas propostas para soluçãodas dificuldades encontradasquanto ao escopo de proteção deuma reivindicação “Markush”.Primeiramente, deve ser estabelecidoo critério da unidade de invençãoque, de acordo com o presentetrabalho, descreve reivindicações“Markush” de compostosquímico-farmacêuticos. Esse conceitopode ser visto da seguinteforma:a. Todos os compostos originadosda fórmula principal devem possuirpropriedades em comum,além de terem que ser utilizadospara o mesmo fim, ou seja, conformeo exemplo de “Markush” naFigura 2, todos os compostos devempossuir o mesmo centro ativocom atividade analgésica.b. Todos os possíveis compostosoriginados de uma “Markush” terãoque apresentar uma estruturaprincipal comum a todos eles, ouseja, conforme demonstrado na62 Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento - nº 37