KAV MAGAZIN - Ausgabe 01/2021

AUSSCHÜSSE & ARBEITSKREISE | 35
Der Inhaber einer IR-Marke, der automatisch eine „comparable trade
mark“ erhalten hat, hat aber die Möglichkeit, den Schutz seiner
internationalen Registrierung in der Weise auf UK zu erstrecken, dass
diese internationale Registrierung die nationale Registrierung in UK
ersetzt. Dies ist möglich durch das sogenannte „replacement“ nach
Artikel des Madrider Protokolls (Protokoll zum Madrider Abkommen
über die internationale Registrierung von Marken).
Dieses „replacement“ ist ein allgemeines Instrument des Madrider
Systems, das es einem Markeninhaber ermöglicht, all seine Marken
zusammenzuführen, um sie zentral von der WIPO verwalten zu lassen,
um die Marken quasi „unter ein Dach“ zu bringen. Dieses Instrument
lässt sich auch für die durch den Brexit entstandene Situation nutzen,
um unter Wahrung des Datums der internationalen Registrierung,
in der die EU benannt ist – ggf. unter Berücksichtigung eines Prioritätsdatums
- wieder in den Genuss der zentralen Verwaltung durch
die WIPO zu kommen. Zu bedenken ist aber (so auch der Hinweis
der WIPO in diesem Zusammenhang auf ihrer Homepage unter ihren
FAQs, dort „Centralized management under the Madrid System for a
comparable United Kingdom trademark“), dass eine nachträgliche
Benennung der Prüfung durch das UKIPO unterliegt und zum Widerspruch
veröffentlicht wird.
Ist die EU-Schutzerstreckung der internationalen Registrierung bereits
beantragt, zum 31.12.2020 aber noch nicht gewährt worden, ist nicht
automatisch eine „comparable trade mark“ im UK entstanden. Wie
bei der anhängigen Unionsmarkenanmeldung muss der Markenanmelder
aktiv werden, um Schutz im UK zu erhalten. Er kann bis zum
30.09.2021 eine nationale Anmeldung im UK unter Beibehaltung des
Anmeldedatums der IR-Marke beantragen.
Fazit
Die Inhaber eingetragener Unionsmarken und IR-Marken mit Schutzerstreckung
auf die EU haben am 01. Januar 2021 ihren Markenschutz
im UK nicht verloren. Es ist aber ratsam, sich Klarheit über die Situation
zu verschaffen und einige Punkte zu überdenken.
Inhaber angemeldeter Unionsmarken und beantragter EU-Schutzerstreckungen
von IR-Marken sollten wegen des Fristablaufs am
30. September 2021 zur Beanspruchung der Priorität der EU-Anmeldung
Anfang 2021 entscheiden, ob die Anmeldung einer nationalen
UK-Marke erfolgen soll.
Verlängerungsfristen der „comparable trade marks“ sind neben den
Verlängerungsfristen für Unionsmarken und IR-Marken mit Benennung
der EU zu überwachen. Abzuwägen ist, ob „comparable trade
marks“ als UK-Schutzerstreckung in internationale Registrierungen
eingegliedert werden sollen. Bestehende Lizenzvereinbarungen sollten
daraufhin überprüft werden, ob Zusatzvereinbarungen erfolgen
müssen, um UK nach wie vor zu erfassen.
Rechtsanwältin Christina Arentz betreibt seit 2006 ihre eigene,
auf den Gewerblichen Rechtsschutz spezialisierte Kanzlei in
Köln. Sie ist Mitglied im Ausschuss Gewerblicher Rechtsschutz
des KAV, im GRUR sowie im DesignKöln e. V. und ist Dozentin für
Wirtschaftsrecht an der CBS Köln. Weiterhin hält RAin Arentz seit
Jahren Vorträge für Designer zum Marken-, Design-, Urheberund
Vertragsrecht.
Brexit und rechtserhaltende Benutzung
Jede rechtserhaltende Benutzung einer Unionsmarke in der EU, die
vor dem 01. Januar 2021 erfolgt ist, d. h. auch eine solche außerhalb
des UK, wird für die rechtserhaltende Benutzung der im Wege der
Umwandlung entstandenen UK-Marke berücksichtigt. Der Inhaber
einer „comparable trade mark“ kann sich daher für die Zeit bis zum
31. Dezember 2020 auf die Benutzung in anderen EU-Ländern als UK
berufen.
ABER: Zu beachten ist, dass eine Benutzung einer Unionsmarke im UK
ab dem 01. Januar 2021 keine rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke
ist.
Unionsmarkeninhaber, die ihre Marke vor allem in Großbritannien verwenden,
sollten daher aktiv werden.
Verzicht auf UK-Marke/Opt-out
Markeninhaber, die im Wege der Umwandlung eine „comparable trade
mark“ im UK erworben haben, können auf diese verzichten. Hierzu
kann ab dem 01. Januar 2021 ein sogenannter Opt-out-Antrag gestellt
werden. Voraussetzung ist aber, dass die im Wege der Umwandlung
entstandene UK-Marke noch nicht benutzt wurde.
Der Markenschutz im UK endet ohne Verzicht automatisch, wenn die
aus der Unionsmarke abgeleitete UK-Marke nicht verlängert wird.