09.086 Message relatif à la modification de la loi sur la protection ...

Une procédure de radiation de marques frappées du défaut d’usage devant l’autorité
d’enregistrement existe par exemple en Allemagne et à l’Office d’harmonisation
pour le marché intérieur, l’agence de l’UE chargée de l’enregistrement des marques
communautaires. Devant l’office allemand des marques et des brevets, la procédure
s’arrête lorsque le titulaire de la marque fait opposition dans les deux mois à la
demande de radiation; le demandeur doit alors recourir à la justice (par. 53 de la loi
allemande sur les marques) 71. Au niveau européen, le règlement (CE) no 207/2009
prévoit une procédure à deux parties avec plusieurs échanges d’écritures (art. 56 et
57) dans le cadre de laquelle le titulaire de la marque doit apporter la preuve de
l’usage sérieux de la marque (règle 40 du règlement (CE) no 2868/95.
La procédure de radiation proposée dans le projet se situe à mi-chemin entre ces
deux modèles. A la différence de ce que prévoit le droit allemand, il ne suffit pas de
requérir la radiation auprès de l’autorité d’enregistrement, mais il faut rendre le
défaut d’usage vraisemblable (voir aussi art. 12, al. 3, LPM). Cette obligation permet
de garantir un examen matériel de la situation juridique même lorsque le titulaire de
la marque ne se prononce pas dans le cadre de la procédure. L’obligation de motiver
la demande contribue à prévenir les requêtes abusives. Le titulaire de la marque,
pour sa part, ne peut pas se contenter de faire opposition pour que l’autorité
d’enregistrement rejette une demande de radiation dûment motivée. Il est tenu, au
contraire, de démontrer l’usage sérieux de la marque ou l’existence de justes motifs
pour son non-usage. A la différence de la procédure européenne, il ne doit pas
apporter la preuve de ce qu’il avance, mais il suffit qu’il rende ses allégations vraisemblables,
conformément à la nature sommaire de la procédure, pour éviter que
l’IPI ne radie la marque. L’allègement du fardeau de la preuve en comparaison de ce
que dispose l’art. 12, al. 3, deuxième partie de la phrase, LPM est justifiée par le fait
que le requérant qui n’obtient pas gain de cause peut toujours porter l’affaire devant
un tribunal civil.
Art. 35, let. e
L’art. 35 contient une liste exhaustive des raisons pour lesquelles l’IPI peut radier du
registre une marque enregistrée. Aussi faut-il ajouter à la let. e la radiation à la suite
de l’acceptation d’une demande au sens de l’art. 35a.
Art. 35a (nouveau) Demande de radiation
Aux termes de l’art. 12, al. 1, LPM, le titulaire ne peut plus faire valoir son droit à la
marque si, à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de
la fin de la procédure, il n’a pas utilisé la marque pendant une période ininterrompue
de cinq ans. Avant l’échéance de ce délai de carence, il n’est pas possible de motiver
valablement une demande de radiation pour non-usage. L’al. 2 prévoit donc qu’une
telle demande ne peut pas être présentée à l’IPI avant l’expiration de ce délai.
Pour les enregistrements internationaux (art. 44 ss LPM), le délai de carence commence
à courir au plus tôt une année à compter de la date à laquelle le Bureau international
de l’OMPI a communiqué l’enregistrement à l’IPI s’il s’agit d’un enregistrement
selon l’Arrangement de Madrid (voir art. 5, al. 2, AM et règle 18, al. 1,
71 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi allemande sur les
marques du 25 octobre 1994), (BGBl. I p. 3082 (1995, 156); 1996, 682); dernière modification
datant du 7 juillet 2008 par l’art. 4 de la loi (BGBl. I p. 1191).
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