Richtlinien in Markensachen 1.7.2008

Teil 5 – Widerspruchsverfahren
Ausnahmebestimmung ist eng zu handhaben. Einen Nichtgebrauch rechtfertigen nur solche
Gründe, die völlig ausserhalb des Einflussbereiches des Markeninhabers liegen. Technische
oder wirtschaftliche Schwierigkeiten, die voraussehbar oder kalkulierbar sind, sind dem
Markeninhaber zuzurechnen 148 .
Solange die internationale Registrierung mit Schutzanspruch für die Schweiz gemäss Art. 6
Abs. 3 MMA von der Basismarke abhängt, deren Löschung in einem hängigen Verfahren
unabhängig vom Willen des Markeninhabers möglich ist, ist diesem der Gebrauch nicht
zuzumuten. Das ausländische Registerverfahren ist daher als wichtiger Grund für den
Nichtgebrauch einer Marke während der im Abkommen festgelegten, fünfjährigen
Abhängigkeit anzuerkennen 149 .
6.6 Verfahrensrechtliches
6.6.1 Weiterer Schriftenwechsel
Wird in der Stellungnahme des Widerspruchsgegners der Nichtgebrauch der
Widerspruchsmarke behauptet und die Karenzfrist ist abgelaufen, wird ein zweiter
Schriftenwechsel durchgeführt und der widersprechenden Partei Gelegenheit geboten, den
Gebrauch oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen 150 .
Ist die Karenzfrist noch nicht abgelaufen, ist die Einrede unzulässig und es wird kein zweiter
Schriftenwechsel eröffnet. Dies gilt auch, wenn sich der Widerspruchsgegner zur
Verwechslungsgefahr der beiden Marken (noch) nicht geäussert hat. Entsprechend ist zu
empfehlen, dass der Widerspruchsgegner bereits in der Stellungnahme zur
Verwechslungsgefahr Stellung nimmt.
Reicht der Widersprechende keine Replik ein, wird der Widerspruchsgegner auch nicht zur
Einreichung einer Duplik aufgefordert.
6.6.2 Beweisführungslast, Beweismass und Beweismittel
Gemäss Art. 32 MSchG hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige
Gründe für den Nichtgebrauch glaubhaft zu machen. Folglich ist der Widersprechende
beweisbelastet und hat die entsprechenden Beweismittel beizubringen 151 . Da der Gebrauch
der Marke nach Ablauf der Karenzfrist nicht von Amtes wegen überprüft wird, sondern der
Widerspruchsgegner die Einrede des Nichtsgebrauch ausdrücklich erheben muss, gilt in
Bezug auf den Gebrauch der Marke die Verhandlungsmaxime 152 . Das bedeutet, dass das
148
RKGE in sic! 1998, 406 – Anchor / Ancora.
149
BGE 130 III 371 – Color Focus / Focus.
150
RKGE in sic! 2007, 453 – Chanel / Body Channel.
151
RKGE in sic! 2003, 913 – Cirrus; RKGE in sic! 2001, 646 – Isover (fig.) / Isocover.
152 Vgl. KUMMER, S. 76 f.
164