Richtlinien in Markensachen 1.7.2008

3.7 Grenzfälle
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Teil 4 – Materielle Markenprüfung
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind im Rahmen der Prüfung der absoluten
Ausschlussgründe gemäss Art. 2 lit. a MSchG Grenzfälle einzutragen, da im Streitfall die
Überprüfung eingetragener Marken durch die Zivilgerichte vorbehalten bleibt 23 .
Wo es nicht um die Zugehörigkeit zum Gemeingut, sondern um einen irreführenden, gegen
geltendes Recht, die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossenden Charakter
eines Zeichens geht, gilt dieser Grundsatz allerdings nicht 24 .
3.8 Gleichbehandlung
Im Rahmen der Markenprüfung sind, aufgrund der in Art. 8 BV statuierten
Gleichbehandlungspflicht, Sachverhalte, die ohne weiteres vergleichbar sind und sich in
rechtlicher Hinsicht nicht wesentlich unterscheiden, gleich zu behandeln 25 . Konkret bedeutet
dies, dass eine Gleichbehandlung nur insoweit in Frage stehen kann, als die fraglichen
Zeichen in jeder relevanten Hinsicht vergleichbar sind (z.B. nach Art und Weise der
Zeichenbildung, Sinngehalt, beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen 26 ).
Ein Anspruch auf Eintragung eines Zeichens unter dem Titel Gleichbehandlung besteht nur,
wenn beim Präzedenzfall das Recht richtig angewendet worden ist. Weicht die Praxis in
Einzelfällen vom Recht ab, kann aufgrund eines solchen Voreintrags kein Recht auf
Gleichbehandlung (im Unrecht) geltend gemacht werden. Nur wenn das Recht in einer
Mehrzahl von Fällen unkorrekt angewendet wird, und das Institut unmissverständlich zum
Ausdruck bringt, dass es an seiner rechtswidrigen Praxis festhalten will, kann eine
Gleichbehandlung im Unrecht verlangt werden 27 . Hat das Institut seine Praxis geändert und
erklärt, an der neuen Praxis festhalten zu wollen, besteht ebenfalls kein Anspruch auf
Behandlung nach der alten Praxis, selbst wenn die neue Praxis erst mit dem beurteilten Fall
eingeführt worden ist 28 .
Gemäss ständiger Rechtsprechung ist der Grundsatz der Gleichbehandlung im
Markenbereich restriktiv anzuwenden, da bereits geringfügige Unterschiede im Hinblick auf
die Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Zeichens von grosser Bedeutung sein können 29 .
23
BGE 129 III 225 – MASTERPIECE.
24
BGer in PMMBl 1994 I 76 – ALASKA.
25
BVGer B-7421/2006 – WE MAKE IDEAS WORK; RKGE in sic! 2005, 19 – GELACTIV; RKGE in sic!
2004, 403 – FINANZOPTIMIERER.
26
Vgl. RKGE in sic! 2004, 774 – READY2SNACK; für eine Anwendung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes wird somit keine Waren- oder Dienstleistungsidentität verlangt.
27
BGer in sic! 2005, 278 – FIREMASTER; RKGE in sic! 2004, 403 – FINANZOPTIMIERER;
betreffend Gleichbehandlung im Unrecht gegenüber sich selbst vgl. BGer in sic! 2004, 400 –
DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL;.
28
BGer in sic! 2005, 646 – Zahnpastastrang, mit Hinweis auf BGE 127 II 113.
29
BVGer B-1759/2007 – PIRATES OF THE CARIBBEAN; RKGE in sic! 2003, 134 – COOL ACTION;
RKGE in sic! 1998, 303 – MASTERBANKING.