Richtlinien in Markensachen 1.7.2008

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Teil 4 – Materielle Markenprüfung
Da sich der Schutzausschlussgrund der fehlenden Unterscheidungskraft unmittelbar aus der
gesetzlichen Funktion der Marke 41 , nämlich der Unterscheidung der Produkte und/oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen, ergibt, kommt ihm
im Rahmen der Markenprüfung zentrale Bedeutung zu. Die konkrete Eignung eines
Zeichens, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen, ist konstitutives Erfordernis des
Markenschutzes. Ein Zeichen, dem die konkrete Unterscheidungskraft fehlt, ist aus diesem
Grund vom Markenschutz ausgeschlossen, und die Frage nach dem Freihaltebedürfnis kann
grundsätzlich offen bleiben 42 .
Der Schutzausschlussgrund der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft greift erst dann,
wenn einem Zeichen jegliche Unterscheidungskraft fehlt.
Bei der Prüfung der originären (ursprünglichen) Unterscheidungskraft spielt der bereits
erfolgte Gebrauch bzw. die „Bekanntheit“ eines Zeichens keine Rolle 43 ; die originäre
Unterscheidungskraft wird hypothetisch vor Aufnahme des Markengebrauchs gemessen 44 .
Die nachträglich durch Gebrauch erworbene Unterscheidungskraft wird vom Institut nur auf
Antrag geprüft 45 .
4.3.2 Freihaltebedürfnis
Freihaltebedürftig sind all jene Zeichen, auf deren Verwendung die Konkurrenten aktuell oder
in Zukunft angewiesen sind (vgl. Ziff. 4.2 S. 65). Beispielsweise sind Wörter freizuhalten, die
zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen dienen können, aber auch Farben oder
Formen, die eine banale Ausstattung von Produkten darstellen.
Das Freihaltebedürfnis wird im Rahmen der Markenprüfung in der Regel nur in zweiter Linie,
nach erfolgter Prüfung der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens, beurteilt; fehlt
einem Zeichen die Unterscheidungskraft, kann die Frage des Freihaltebedürfnisses offen
gelassen werden (vgl. Ziff. 4.3.1 S. 66). Ist die Unterscheidungskraft hingegen bejaht
worden, muss das Freihaltebedürfnis zwingend geprüft werden.
An gewissen Zeichen besteht ein absolutes Freihaltebedürfnis, mit der Folge, dass eine
Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist (vgl. Ziff. 10.1.1 S. 130). Die Regelung von Art. 2
lit. b MSchG ist Ausdruck eines absoluten Freihaltebedürfnisses an bestimmten
dreidimensionalen Zeichen (vgl. Ziff. 4.10.4 S. 89).
41
Vgl. Ziff. 2 S. 59.
42
RKGE in sic! 2004, 216 – GRIMSELSTROM; RKGE in sic! 2004, 403 – FINANZOPTIMIERER.
43
Vgl. BVGer B-7427/2006 – CHOCOLAT PAVOT (fig.).
44
BVGer B-1759/2007 – PIRATES OF THE CARIBBEAN.
45 Vgl. Verkehrsdurchsetzung Ziff. 10 S. 129.