Richtlinien in Markensachen 1.7.2008

Teil 5 – Widerspruchsverfahren
7.5 Kennzeichnungskraft
Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft 172 . Für
schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke 173 . Bei
schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine
hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs
anlehnen 174 .
Der Schutzumfang jeder Marke wird durch die Sphäre des Gemeinguts begrenzt. Was
markenrechtlich gemeinfrei ist, steht definitionsgemäss dem allgemeinen Verkehr zur freien
Verwendung zu. Hieraus ergibt sich eine Beschränkung des Schutzumfangs von Marken,
welche einem im Gemeingut stehenden Wort ähnlich sind. Solche Marken können zwar
gültig sein, doch erstreckt sich ihr Schutzumfang nicht auf das zum Gemeingut gehörende
Element 175 . Dies gilt grundsätzlich auch für starke Marken 176 . Damit aufgrund einer
Übereinstimmung in gemeinfreien Bestandteilen in Ausnahmefällen doch
Verwechslungsgefahr besteht, müssen spezielle Voraussetzungen vorliegen. So muss
beispielsweise die Marke aufgrund der Dauer des Gebrauchs oder der Intensität der
Werbung in ihrer Gesamtheit eine erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt haben und der
gemeinfreie Bestandteil am erweiterten Schutz der Marke teilnehmen 177 . Allenfalls können
auch weitere Umstände berücksichtigt werden, wie z.B. die Verwendung des gemeinfreien
Markenbestandteils als Serienmarke 178 .
Wohl können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1
MSchG geltend gemacht werden. Dies schliesst indessen nicht aus, bei der Prüfung der
Verwechslungsgefahr vorweg den kennzeichnungsmässigen Gehalt und damit den
172
BGer in sic! 2008, 44 – zero / zerorh+ (fig.) III; RKGE in sic! 2007, 35 – seven (fig.) / SevenOne
Intermedia; RKGE in sic! 2004, 927 – Ecofin / Icofin (fig.); RKGE in sic! 2004, 576 – Speedo / Speed
Company (fig.); RKGE in sic! 2004, 237 – Redd und red lights / red (fig.); RKGE in sic! 2004, 227 –
M24 / N 24.
173
BGer in sic! 2008, 44 – zero / zerorh+ (fig.) III; BVGer in sic! 2007, 738 – Chic (fig.) / Lip Chic;
RKGE in sic! 2007, 448 – Actimel et autres (fig.) / Actismile; RKGE in sic! 2001, 646 – Isover (fig.) /
Isocover.
174
BGE 128 III 453 – PREMIERE; BGE 122 III 381 – Kamillosan / Kamillan; RKGE in sic! 2007, 531 -
Red Bull (fig.); Red / Red Devil; RKGE in sic! 2006, 759 - Red Label; Red Code; Red Racing / Red M
150; RKGE in sic! 2005, 757 – Boss / Airboss; RKGE in sic! 2005, 574 - BrainStore (fig.) / Brainstore
(fig.); RKGE in sic! 2005, 290 - Crazy Creek / Crazy Kids; RKGE in sic! 2004, 575 – Hexa / Infanrix
Hexa.
175
BGE 80 II 174 Clix; BGE 94 II 48 – Spandon; RKGE in sic! 2007, 448 – Actimel et autres (fig.) /
Actismile; RKGE in sic! 2006, 410 – Feelgood's (fig.) / Feel Good (fig.); RKGE in sic! 2006, 90 –
Mictonorm – Miktosan; RKGE in sic! 2005, 805 - Suprême des Ducs / Suprême de fromage Eisis
Chästerrine (fig.); RKGE in sic! 2004, 684 – Swatch (fig.) / B Watch (fig.); RKGE in sic! 2004, 232 –
Caixa Geral de Depositos (fig.) / caixanova (fig.).
176
RKGE in sic! 2007, 537 – Swissair / swiss (fig.); RKGE in sic! 2004, 684 – Swatch (fig.) / B Watch
(fig.); RKGE in sic! 1999, 420 – Compaq / CompactFlash.
177
BVGer in sic! 2008, 36 – Kinder / Kinder Party (fig.); BVGer in sic! 2007, 745 – Yeni Raki Tekel
(fig.) / Yeni Efe (fig.).
178
Vgl. WILLI, N 134 zu Art. 3.
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