Richtlinien in Markensachen 1.7.2008

Teil 4 – Materielle Markenprüfung
Im Gegensatz dazu ist bei der Beurteilung des Freihaltebedürfnisses in erster Linie auf die
mutmasslichen Bedürfnisse der übrigen Wettbewerber abzustellen. Die Konkurrenten haben
ein legitimes Interesse daran, dass ihnen nicht Zeichen, die im Zusammenhang mit der
Herstellung oder Vermarktung ihrer Produkte (Waren und/oder Dienstleistungen) dienlich
sind, in wettbewerbsbeschränkender Weise entzogen werden. Das Freihaltebedürfnis ist
nicht an den Nachweis einer aktuellen Benutzung durch Dritte geknüpft. Es genügt, dass die
aktuelle oder künftige Verwendung ernsthaft in Betracht fällt 38 .
Wenn auch die beiden Aspekte des Gemeinguttatbestands, fehlende konkrete
Unterscheidungskraft und Freihaltebedürfnis, als grundsätzlich eigenständige
Schutzausschlussgründe auseinander zu halten sind, überschneiden sie sich in der Praxis
häufig. Zeichen ohne Unterscheidungskraft sind in der Regel zugleich freihaltebedürftig, und
umgekehrt.
4.3 Markenprüfung gestützt auf Art. 2 lit. a MSchG
Ein Zeichen steht bereits dann im Gemeingut gemäss Art. 2 lit. a MSchG, wenn es nur einen
der beiden Aspekte des Tatbestands, fehlende Unterscheidungskraft oder
Freihaltebedürfnis, erfüllt.
4.3.1 Fehlende konkrete Unterscheidungskraft
Die konkrete Unterscheidungskraft fehlt Zeichen, welche im Sprachgebrauch oder im
Geschäftsverkehr, allgemein oder im Zusammenhang mit den zur Beurteilung stehenden
Waren und/oder Dienstleistungen, üblicherweise verwendet werden. Hierzu gehören
insbesondere Zeichen, die sich in Angaben erschöpfen, welche im Verkehr zur Bezeichnung
der Art oder der Eigenschaften von Waren und/oder Dienstleistungen dienen können 39 .
Schliesslich fehlt die konkrete Unterscheidungskraft darüber hinaus all jenen Zeichen,
welche gegenüber den vorgenannten nur geringfügige Abweichungen aufweisen, mit
anderen Worten Zeichen, welche sich von beschreibenden und/oder üblichen Zeichen nicht
in erheblichem Mass unterscheiden. Im Interesse einer Terminologie, welche den
einheitlichen Prüfungsmassstab widerspiegelt, bezeichnet das Institut alle vorgenannten
Zeichen als banale Zeichen.
Zu banalen Zeichen im vorerwähnten Sinne zählen unter anderem Wörter oder Bilder, mit
denen Waren und/oder Dienstleistungen oder deren Eigenschaften beschrieben werden,
Waren- oder Verpackungsformen, die sich von den üblicherweise verwendeten nicht klar
unterscheiden oder abstrakte Farben im Zusammenhang mit Produkten, die gewöhnlich
farbig gestaltet sind 40 .
38
BGer in sic! 2007, 899 – WE MAKE IDEAS WORK; vgl. auch BVGer B-600/2007 – VOLUME UP.
39
In der Prüfungspraxis betreffend Wortmarken machen die beschreibenden Zeichen den
überwiegenden Teil der Zeichen aus, die aufgrund fehlender konkreter Unterscheidungskraft
zurückgewiesen werden müssen.
40
Vgl. betreffend die genannten Beispiele sowie weitere Konstellationen im Einzelnen die
Ausführungen unter nachfolgenden Ziff. 4.4 ff. S. 68.
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