Guía de Indicaciones Geográficas - International Trade Centre

Capítulo 5 – Aspectos prácticos: cómo solicitar protección de una IG 85
Por lo general, la propiedad de una marca en los Estados Unidos tiene una
duración indefinida, siempre que su propietario presente regularmente a la
USPTO una declaración jurada sobre el uso, o no uso excusable, y los avisos de
renovación pertinentes, efectúe el pago de las tarifas vigentes y cumpla las
condiciones generales para el mantenimiento de la marca en general (es decir,
que vele por la protección diligente o el control de la marca). Para solicitar una
marca de certificación no es necesaria la comercialización previa del nombre
geográfico como indicador de procedencia.
Las marcas de certificación deberán cumplir una serie de normas adicionales
para seguir registradas legalmente. Según afirma Hughes, “el titular [de la
marca] no permitirá que se utilice con fines distintos de la certificación de los
productos pertinentes y no podrá negarse de manera discriminatoria a certificar
…productos o servicios… (que) mantengan los niveles de calidad o las
condiciones que dicha marca certifica” 227 . El incumplimiento puede tener como
resultado la cancelación del registro, previa presentación de una reclamación
ante la TTAB. Cabe destacar que “a la USTPO le es indiferente cuáles son las
normas de certificación siempre que éstas se apliquen de una manera no
discriminatoria” 228 . Las normas pueden ser simples o complejas, como desee el
solicitante. En virtud de la legislación estadounidense, los usuarios o usuarios
potenciales podrán emprender acción judicial contra el propietario de la marca
de certificación – que podría derivar en la pérdida de la marca – si la autoridad
certificadora actúa en contra de los estatutos, p.ej. si no controla el uso de la
marca, discrimina o se niega a certificar o permite que se utilice la marca con
fines distintos de los estipulados. Las marcas colectivas también deben
mantener controles, pero deben cumplir menos condiciones para seguir
registradas y reciben un trato más semejante al de las marcas de fábrica o de
comercio regulares, que están sujetas a su renovación.
Las tarifas que se aplican a la solicitud de registro de una marca de certificación
o marca colectiva son relativamente bajas y, a comienzos de 2009, oscilaban
entre $EE.UU. 275 y $EE.UU. 375. La USPTO publica su lista de tarifas.
También podrán aplicarse tarifas distintas en función de las actividades y
transacciones individuales que oscilan entre $EE.UU. 50 y $EE.UU. 400 229 .La
tramitación de la solicitud puede tardar varios meses, e incluso años, desde su
presentación inicial, dependiendo de la naturaleza de la solicitud y de los
problemas legales que puedan surgir durante los procedimientos de examen o de
oposición. Cualquier entidad podrá presentar directamente la solicitud de
registro, pero se aconseja recurrir a los servicios de orientación o asesoramiento
de un abogado especializado en marcas porque este trámite podría resultar
complejo, en particular cuando la solicitud la presenta un país en desarrollo. Los
honorarios por el asesoramiento jurídico variarán según la naturaleza y la
evolución de la solicitud.
Las marcas de certificación (y presumiblemente las marcas colectivas) pueden
plantearse asimismo como una cuestión de common law, sin registro oficial en la
USPTO. Cuando la marca se controla localmente en un mercado extranjero, el
producto se comercializa en los Estados Unidos y nadie más utiliza esa IG para el
mismo producto, la IG podrá acogerse probablemente a los derechos de la Ley de
Marcas vigente. Por ejemplo, un destacado experto observa que “los productores
europeos, en virtud del common law, pueden obtener protección para sus IG en
los Estados Unidos con independencia de si la IG está protegida por la Ley de
Marcas del Estado Miembro de que se trate o por la legislación de la UE en
227 2006.
228 Hughes 2006.
229 Datos de 2009 disponibles en
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2009january01_2009jan12.htm.