09.086 Botschaft zur Änderung des Markenschutzgesetzes und zu ...

Prinzip
Ausgangspunkt ist Artikel 12 MSchG, wonach das Recht an einer Marke, die während
eines Zeitraums von fünf Jahren ohne wichtige Gründe nicht gebraucht wurde,
nicht mehr geltend gemacht werden kann. Eine solche Marke bleibt zwar formell im
Register eingetragen, hat aber materiell ihren Inhalt und damit letztlich auch ihre
Berechtigung verloren: Marken, die im Wirtschaftsverkehr nicht benützt werden,
verdienen keinen Schutz und sind demnach wieder freizugeben. Allerdings erhalten
Dritte, die ein ähnliches Zeichen benützen oder selbst als Marke eintragen lassen
wollen, erst mit der Löschung der nicht (mehr) gebrauchten Marke aus dem Register
verbindlich Gewissheit über den Nichtbestand des fremden Rechts.
Nach geltendem Recht kann die Löschung einer nicht gebrauchten Marke nur durch
Klage beim Zivilrichter erreicht werden. Das Gesetz nennt zwar die Löschungsklage
wegen Nichtgebrauchs nicht ausdrücklich, setzt sie aber stillschweigend voraus
(BGE 130 III 267, E. 2.2). Eine Löschung in einem Verfahren vor dem IGE ist im
Gesetz bislang nicht vorgesehen. Dies hat zur Folge, dass selbst in klaren Fällen der
aufwendige und kostenintensive Gerichtsweg beschritten werden muss, um eine
materiell untergegangene Marke aus dem Register löschen zu lassen und dieses
damit wieder in Einklang mit der Rechtswirklichkeit zu bringen (da keine Möglichkeit
der Löschung durch das IGE bestand, musste im Fall, der dem BGE 115 II 276
zugrunde lag zunächst eine bereits liquidierte Gesellschaft wieder in das Handelsregister
eingetragen werden, damit der Löschungsanspruch gegen sie gerichtlich
durchgesetzt werden konnte). Mit der Einführung eines vereinfachten Löschungsverfahrens
vor dem IGE soll namentlich für solche Fälle Abhilfe geschaffen werden.
Ein Löschungsverfahren für nicht gebrauchte Marken vor der Registerbehörde
besteht unter anderem in Deutschland und vor dem Harmonisierungsamt für den
Binnenmarkt betreffend Gemeinschaftsmarken: Während das Verfahren vor dem
deutschen Patent- und Markenamt bereits dann endet und der Antragsteller auf den
Gerichtsweg verwiesen wird, wenn der Markeninhaber der Löschung innert einer
Frist von zwei Monaten widerspricht (§ 53 MarkenG) 71, sieht die Verordnung (EG)
Nr. 207/2009 ein Zweiparteienverfahren mit mehreren Schriftenwechseln vor
(Art. 56 und 57), in dessen Rahmen der Markeninhaber den Nachweis der ernsthaften
Benutzung der Marke zu führen hat (Regel 40 der Verordnung (EG)
Nr. 2868/95).
Das hier vorgeschlagene Löschungsverfahren verfolgt einen Mittelweg zwischen
diesen beiden Modellen: Anders als im deutschen Recht genügt nicht schon ein
blosser Löschungsantrag, sondern der Antragsteller hat den Nichtgebrauch glaubhaft
zu machen (vgl. auch Art. 12 Abs. 3 MSchG). Damit wird sichergestellt, dass eine
gewisse materielle Prüfung der Rechtslage auch dann erfolgt, wenn sich der Markeninhaber
im Verfahren nicht vernehmen lässt. Ausserdem stellt die Substanziierungspflicht
eine Massnahme gegen missbräuchliche Anträge dar. Andererseits
genügt auch seitens des Markeninhabers nicht schon ein blosser Einspruch, damit
ein genügend substanziierter Löschungsantrag abgewiesen wird. Der Inhaber hat
vielmehr aufzuzeigen, dass die Marke ernsthaft gebraucht wird oder wichtige Gründe
für den Nichtgebrauch vorliegen. Anders als im Verfahren vor dem Harmonisierungsamt
für den Binnenmarkt ist darüber aber kein strenger Beweis zu führen,
71 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) vom
25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082 (1995, 156); 1996, 682), zuletzt geändert durch Art. 4
des Gesetzes vom 7. Juli 2008 (BGBl. I S. 1191).
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