LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

4.4 Ammissibilità del marchio di gruppo
Come ho già anticipato a proposito dell‟intestazione del marchio di
gruppo in capo alla holding, l‟ammissibilità della fattispecie in esame è
fuori dubbio soprattutto alla luce del disposto dell‟art. 19 CPI secondo il
quale “Può ottenere una registrazione per marchio d‟impresa chi lo
utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di
prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese
di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. Non
può ottenere una registrazione per marchio d‟impresa chi abbia fatto la
domanda in mala fede.” Il testo della norma citata riproduce quello
dell‟art. 22 l.m., il quale discendeva dal D. Lgs. n. 480/92, con cui è stata
recepita la direttiva CE 88/104, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli stati membri in materia di marchi d‟impresa. La novella del 1992
ha sostanzialmente svincolato la titolarità del marchio dalla qualità di
imprenditore 334 . Tale conclusione sarebbe supportata dalla locuzione
“che ne facciano uso con il suo consenso” con cui il legislatore avrebbe
disposto che anche chi non sia imprenditore né intenda diventarlo possa
validamente depositare un marchio al fine di farlo usare da altri. 335
E‟ da ricordare che il generale riconoscimento della possibilità di
registrare un marchio da parte di chiunque a seguito della novella
legislativa ha posto fine ad un intenso dibattito circa la legittimità del
marchio di gruppo. “La legittimità di tale ipotesi è stata, prima della
riforma del 1992, valutata alla stregua della normativa sulla cessione del
marchio. In un primo tempo, l‟idea della circolazione “libera” del
marchio all‟interno del gruppo venne poggiata sul concetto di licenza
334 In questo senso vedi Trib. Milano, 8 novembre, 2005, in Giustizia a Milano, p. 76 “L'art. 22
l. marchio per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. n. 480 del 1992 ha eliminato la
necessità che il soggetto registrante rivesta la qualità di imprenditore, posto che il deposito di
un segno può essere eseguita anche solo al fine di concederne l'uso effettivo a terzi.”
335 In questo senso UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e
concorrenza, Padova, 2007, p.182; SCUFFI- FRANZOSI- FITTANTE, op. cit., p.154 “Dopo
la riforma del 1992 occorre ancora un‟intenzione d‟uso ma questa può consistere
nell‟intenzione che altri facciano uso del marchio registrato.”
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