LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

di un vero e proprio accordo contrattuale.” 179 A questo proposito, è
opportuno ricordare che l‟inciso “salvo il proprio consenso” è stato
introdotto nell‟art. 1, 1° comma, l.m. con la riforma attuata dal D. Lgs. 4
dicembre 1992, n. 480, ma che anche nel vigore della vecchia legge del
1942, gli accordi di delimitazione nell‟uso di marchi erano stati
riconosciuti legittimi dalla giurisprudenza. A titolo di esempio si può
ricordare il caso “Ciocca/Tollegno” 180 : in primo grado il Tribunale di
Milano 181 aveva riconosciuto la legittimità degli accordi in oggetto sul
presupposto che i diritti sui marchi rientrano fra i diritti disponibili, di cui
un soggetto può disporre mediante rinuncia; in secondo grado, la Corte
d‟Appello di Milano 182 , in senso contrario, statuiva che “l‟accordo
transattivo con il quale il titolare di un marchio concede ad un terzo l‟uso
di un segno distintivo confondibile con il proprio è sostanzialmente un
atto dispositivo del proprio segno, ossia il cedere al terzo il diritto di
usare il marchio unitamente al titolare, concretando la coesistenza di
marchi confondibili, ed è nullo in quanto ha per oggetto diritti rispetto ai
quali sussiste soltanto una limitata capacità dispositiva”. 183 Infine la
Corte di Cassazione, 184 ha cassato la sentenza della Corte d‟ Appello,
ribadendo che “una transazione nella quale si preveda che una delle parti
possa proseguire nell‟uso di un marchio, pur simile e confondibile con
altro marchio del cui brevetto è titolare l‟altra parte, non costituisce atto
179 SPOLIDORO, op. cit., p. 194, distingue tre gradi del consenso: grado zero (il consenso è
inespresso, è una tolleranza cosciente come quella evocata dall‟art. 48, 1° comma, l.m. per la
convalidazione del marchio); grado uno (il consenso è un‟espressa autorizzazione dell‟uso
potenzialmente oggetto di un‟azione inibitoria, che può essere il contenuto di una dichiarazione
di volontà unilaterale o di un vero e proprio accordo contrattuale); grado due (questa espressa
autorizzazione è assorbita nell‟ atto di disposizione del diritto di marchio: un atto di
disposizione consistente, in senso specifico, nella costituzione di un‟investitura in capo al
licenziatario di taluni dei poteri del titolare del marchio sulla registrazione)
180 Il caso riguardava un accordo transattivo con il quale una parte (Ciocca) accettava di
rinunciare ad ogni segno distintivo che contenesse la parola “gatto” e l‟altra parte (Tollegno)
accettava che Ciocca continuasse ad usare come proprio segno distintivo un marchio che
contenesse la figura stilizzata di un gatto.
181 Trib. Milano, 3 maggio 1984, in Rep. Foro it., 1986 n. 12
182 App. Milano, 9 maggio 1986, in Giur. ann. dir. ind., 1987, p. 183
183 Ricordiamo che, anteriormente alla riforma attuata dal D. Lgs. 480/92, la disposizione dei
diritti di marchio era vincolata al trasferimento dell‟ azienda o del ramo d‟azienda
184 Cass. ,19 aprile 1991, n. 4225, in Rep. Foro it., 1991, n. 109
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