LO SFRUTTAMENTO DEL MARCHIO IN COMUNIONE E ALL ...

1.2.2 Comunione di marchio derivata e convalidazione ex art.28
CPI
La comunione di marchio sopravvenuta è conseguenza di una
successione mortis causa o inter vivos; un‟ipotesi del primo tipo
si realizza, ad esempio “nel caso del decesso del titolare di
un‟unica azienda, che era titolare di un certo marchio, seguito da
divisione dell‟azienda tra gli eredi, i quali diventano così titolari
di aziende distinte, che vengono progressivamente ad
allontanarsi nel tempo l‟una dall‟altra, e tutti
contemporaneamente utilizzano, per i propri prodotti, il marchio
già del de cuius” 33 ; un‟ipotesi del secondo tipo può discendere,
ma non necessariamente, da atti negoziali.
Con la precisazione “non necessariamente” intendo fare
riferimento alla comunione di marchio che deriva da un‟ipotesi
di convalidazione ex art.28 CPI 34 , secondo il quale “Il titolare di
un marchio d‟impresa anteriore ai sensi dell‟articolo 12 e il
titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non
puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni
consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l‟uso di un
marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono
domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né
opporsi all‟uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai
quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio
anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio
posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del
33 L‟ esempio è tratto da DI CATALDO, op. ult. cit., p.6
34 Il testo dell‟art. 28 CPI riprende con modifiche di nessun rilievo quello art. 48 l.m., nella
versione susseguente al D. Lgs. n.480/1992.Il testo dell‟art 48 l.m. previgente alla novella
recitava: “La validità del brevetto, quando il marchio sia stato pubblicamente usato in buona
fede per cinque anni senza contestazioni, dopo la pubblicazione, non può essere impugnata per
il motivo che la parola, figura o segno che lo costituisce può confondersi con una parola, figura
o segno altrui, già conosciuto alla data della domanda, come distintivo di prodotti o merci dello
stesso genere, o perché esso contiene un nome o ritratto di persona”.
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