RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado (2017)

Para celebrar o contrato de licença voluntária, obviamente o titular da patente vai exigir do
licenciado uma contraprestação, chamada de royalty. No caso de licenciamento do pedido de
patente, embora a lei não vede expressamente a cobrança de royalties, o INPI não tem admitido tal
prática, negando os pedidos de averbação que contenham tal previsão. Assim, os royalties só são
admitidos nos casos de licenciamento de patente, mas não nos casos de licenciamento do pedido de
patente.
De acordo com o art. 63 da LPI, “o aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a
quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu
licenciamento”. Assim, por exemplo, se uma determinada patente de invenção foi licenciada e,
posteriormente, o antigo titular aperfeiçoar o invento, o licenciado terá preferência para obter novo
licenciamento quanto ao aperfeiçoamento realizado.
O contrato de licença voluntária pode decorrer de tratativas particulares entre o titular da patente
e licenciado. Mas pode decorrer também de uma oferta pública de licença feita pelo titular da
patente, com condições e preços predeterminados. É o que prevê o art. 64 da LPI: “o titular da
patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração”. Feita a
solicitação, “o INPI promoverá a publicação da oferta” (§ 1.º), publicação esta que será feita na já
mencionada Revista da Propriedade Industrial (RPI).
Uma vez publicada a oferta de licença, “nenhum contrato de licença voluntária de caráter
exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta” (§ 2.º). Esta regra é
óbvia, porque a exclusividade da licença voluntária firmada tornaria sem nenhum sentido a oferta.
No mesmo sentido dessa regra, prevê o § 3.º que “a patente sob licença voluntária, com caráter de
exclusividade, não poderá ser objeto de oferta”. A desistência da oferta poderá ser feita a qualquer
tempo, desde que nenhum interessado tenha aceitado seus termos: “o titular poderá, a qualquer
momento, antes da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se
aplicando o disposto no art. 66”.
Quanto aos royalties devidos pela licença decorrente de oferta pública, estabelece o art. 65 da
LPI o seguinte: “na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao INPI
o arbitramento da remuneração”. O § 2.º desse artigo ainda prevê que “a remuneração poderá ser
revista decorrido 1 (um) ano de sua fixação”, revisão esta que, obviamente, também caberá ao INPI.
Por fim, finalizando a disciplina da licença voluntária, o art. 67 da LPI prevê que “o titular da
patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der início à exploração
efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a exploração por prazo superior a 1 (um)
ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições para a exploração”.
6.2.8.2.
Licença compulsória
Além da licença voluntária, em que o titular da patente chega a acordo com o licenciado e com ele