RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado (2017)

8.3.
8.3.1.
Procedimento do pedido de registro de marca
De acordo com o art. 129 da LPI, “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo
o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147
e 148”. Vê-se, pois, que assim como ocorre com os pedidos de patente e com o pedido de registro de
desenho industrial, o pedido de registro de marca também tem seu procedimento detalhado na LPI.
Legitimidade do autor do pedido de registro de marca
Qualquer pessoa, física ou jurídica (de direito privado ou de direito público), pode requerer o
registro de marca, conforme previsão do art. 128 da LPI: “podem requerer registro de marca as
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado”. As pessoas de direito privado,
todavia, “só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente,
de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no
próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei” (art. 128, § 1.º). Assim, se uma
determinada sociedade anônima quiser registrar no INPI uma marca para identificar determinado
produto alimentício, deverá demonstrar que exerce atividade de produção ou comercialização
daquele produto.
O registro de marca coletiva, por sua vez, “só poderá ser requerido por pessoa jurídica
representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros” (art.
128, § 2.º, da LPI), e o registro de marca de certificação somente pode ser feito “por pessoa sem
interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado” (art. 128, § 3.º, da LPI).
Assim, a marca coletiva, que identifica, conforme vimos, produtos ou serviços provindos de
membros de uma determinada entidade será registrada no INPI por essa entidade (uma associação,
por exemplo), e não por um dos membros que a integram. Da mesma forma, a marca de certificação,
a qual, conforme vimos, atesta a conformidade de determinado produto ou serviço com normas e
especificações técnicas será registrada no INPI pela entidade certificadora, e não pelos empresários
que utilizarão posteriormente a marca. É por isso que os doutrinadores chamam a marca coletiva e a
marca de certificação de marcas de identificação indireta, porque elas não são usadas pelos seus
requerentes.
Em tese, o requerente do registro de marca deve ser aquele que a criou e que, consequentemente, a
está usando em primeiro lugar. Pode acontecer, todavia, de isso não ocorrer, ou seja, pode ser que
uma marca objeto de pedido de registro já esteja sendo usada de boa-fé por outrem, que por algum
motivo até o momento não requereu seu registro junto ao INPI. Nesse caso, quem merece a
titularidade do registro? O que primeiro criou a marca e a usou, mas não a registrou, ou aquele que
criou a marca posteriormente, mas requereu primeiro o seu registro? De acordo com a LPI, o usuário
anterior da marca tem o chamado direito de precedência, que está previsto no art. 129, § 1.º: “toda