RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado (2017)

8.3.7. Licenciamento do registro de marca
Além da cessão, a LPI também permite que o direito de uso exclusivo da marca seja licenciado
pelo seu titular. Nesse sentido, estabelece a LPI, em seu art. 139, que “o titular de registro ou o
depositante de pedido de registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem
prejuízo de seu direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos
respectivos produtos ou serviços”. O contrato de licença pode ainda, conforme disposição do
parágrafo único do dispositivo em questão, prever que “o licenciado poderá ser investido pelo titular
de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos”.
Para que seja eficaz perante terceiros, todavia, o contrato de licença deverá ser obrigatoriamente
averbado no INPI. É o que preceitua o art. 140 da LPI: “o contrato de licença deverá ser averbado no
INPI para que produza efeitos em relação a terceiros”. O § 1.º complementa a regra do caput,
estipulando que “a averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua
publicação”. Vale destacar que a averbação da licença no INPI, além de fazê-la produzir efeitos erga
omnes, permite a remessa de royalties para o exterior e autoriza a dedução fiscal dos valores pagos
pelo licenciado.
Diante dessa possibilidade de cessão ou licença do uso da marca, fica claro que não cabe ao
titular do registro consentir, em acordo privado, que outro empresário de mesmo ramo de atividade
registre marca idêntica ou semelhante à sua. Se isso ocorrer, o INPI deverá denegar o registro. O
eventual acordo entre as partes – titular da marca já registrada e requerente da nova marca – não tem
o condão de afastar a competência legal do INPI para analisar a colidência entre as marcas e
indeferir o pedido do registro posterior, sobretudo porque, ao fazê-lo, o INPI está também
protegendo os interesses dos consumidores, ou seja, da coletividade em geral, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça.
Anulação. Ato administrativo. Registro. Marca. Trata-se de registro negado pelo Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) por anterioridade de marca impeditiva, pertencendo
à mesma classe, fonética igual, grafia semelhante, além de os produtos serem afins – tintas e
resinas – (art. 65, item 17, do CPI). Na espécie, a embargante alegava que a firma detentora da
marca anterior (titular do registro) consentira que ela tivesse esse registro da marca. Isso
posto, ressaltou o Min. Relator que o INPI tem competência exclusiva no território nacional
para a concessão de privilégios e sua respectiva exploração nos termos do CPI, não podendo
acordos privados se sobrepor às determinações desse órgão oficial. Observou ainda que tanto
o antigo CPI quanto a vigente Lei n.º 9.279/1996 requerem instauração de processo
administrativo originário do próprio INPI para qualquer procedimento e com a devida decisão
fundamentada. Logo é obrigatória a participação da referida autarquia em eventual
transferência do uso de marca. Outrossim, destacou que a conclusão do aresto recorrido,