RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado (2017)

apenas ao INPI analisar.
Direito processual civil e da propriedade industrial. Ação rescisória. Declaração judicial de
notoriedade da marca ABSOLUT. Impossibilidade. Procedência do pedido rescidendo.
Necessidade de observância do procedimento previsto na Resolução 110-2004 do INPI.
I – O alto renome de uma marca é situação de fato que decorre do amplo reconhecimento que o
signo distintivo goza junto ao público consumidor, motivo pelo qual não pode o juiz substituir
o povo no seu pensamento e impressão e declarar, de modo permanente e irrestrito, a sua fama.
II – É tarefa da justificação (art. 861 do Código de Processo Civil) e não da declaração
judicial (art. 4.º do Código de Processo Civil) a de documentar a existência de fato para
utilização futura.
III – Procedência do pedido rescindendo, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil,
para desconstituir o decisum que declarou in abstracto da notoriedade da marca ABSOLUT.
IV – Improcedência do pedido da ação principal, de molde a permitir a verificação do alto
renome da marca ABSOLUT pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a partir do
procedimento previsto na Resolução n.º 110-2004 (TRF 2.ª Região, Ação Rescisória
2007.02.01.013373-4, Rel. Des. André Fontes, decisão em 26.06.2008).
A referida decisão do TRF da 2.ª Região estava de acordo com a Resolução 121/2005 do próprio
INPI, segundo a qual a proteção especial conferida pelas marcas de alto renome deveria ser
requerida ao INPI, incidentalmente, como matéria de defesa, quando da apresentação de oposição
a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de
marca de terceiro. O INPI, previamente ao exame da oposição ou do processo administrativo de
nulidade na qual foi alegado o alto renome da marca, decidiria se a alegação era procedente. Em
caso afirmativo, negaria o pedido de registro de nova marca ou determinaria a nulidade do registro
de marca já registrada, e ainda promoveria a anotação do alto renome da marca no Sistema de
Marcas, que seria mantida pelo prazo de 5 (cinco) anos.
O próprio STJ já decidiu que cabe ao INPI definir se uma marca é de alto renome ou não,
conforme demonstra o seguinte precedente:
Agravo Regimental em Recurso Especial. Direito empresarial. Marca. Marca de alto renome.
Atribuição do INPI.
1. Na linha dos precedentes desta Corte, cabe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial
– INPI e não ao Poder Judiciário examinar se determinada marca atende aos requisitos para
se qualificar como “marca de alto renome” e assim, na forma do artigo 125 da LPI,
excepcionar o princípio da especialidade para desfrutar de proteção em todas as classes.
2. Nessa seara, o Poder Judiciário somente pode ser chamado a intervir como instância de