RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado (2017)

quanto à confusão ou induzimento a erro do consumidor, se registrada a marca, incide no
enunciado da Súm. n.º 7/STJ e que não houve o cotejo analítico entre os julgados tidos como
divergentes. Com esses argumentos, a Turma não conheceu do REsp. Precedentes citados: REsp
142.954-SP, DJ 13/12/1999; REsp 284.742-SP, DJ 8/10/2001; REsp 30.751-SP, DJ 1.º/8/1994, e
REsp 325.158-SP, DJ 9/10/2006 (REsp 256.442-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 19.04.2007,
Informativo 317/2007).
8.3.8.
Nulidade do registro de marca
Assim como ocorre com as patentes e com o registro de desenho industrial, a LPI também previu
para o registro de marca que “é nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições
desta Lei” (art. 165). O parágrafo único desse dispositivo ainda prevê que “a nulidade do registro
poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente
poder ser considerada registrável”.
Assim como ocorre com a decretação de nulidade das patentes e do registro de desenho industrial,
a nulidade do registro de marca também produz efeitos ex tunc, ou seja, retroage à data do depósito
do pedido, nos termos do art. 167 da LPI: “a declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data
do depósito do pedido”. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão do STJ:
Processo civil. Embargos de divergência em recurso especial. Deserção e ausência de
representação processual inocorrentes. Civil. Propriedade industrial. Marca. Caducidade.
Efeitos prospectivos (ex nunc). Finalidade da lei. (…) 4. A nulidade do registro de marca
industrial ocorre quando se reconhece a existência de determinado vício apto a macular a
concessão do registro desde seu início. Quando for impossível manter a validade de algo nulo
ab ovo, operam-se efeitos retroativos (ex tunc). (…) (EREsp 964.780/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 2.ª Seção, j. 10.08.2011, DJe 29.08.2011).
Caso a nulidade do registro de marca seja decorrente do fato de ela já ser registrada em outro país
signatário da Convenção da União de Paris, o interessado pode, alternativamente, ingressar em juízo
e requerer a adjudicação do registro, ou seja, requerer que o juiz transfira para ele a titularidade da
patente concedida pelo INPI. É o que prevê o art. 166 da LPI: “o titular de uma marca registrada em
país signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá,
alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos
previstos no art. 6.º septies (1) daquela Convenção”.
8.3.8.1.
Processo administrativo de nulidade
De acordo com o art. 168 da LPI, “a nulidade do registro será declarada administrativamente
quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei”.