RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado (2017)

não conhecido (REsp 758.597/DF, Rel. Min. Castro Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Ari Pargendler,
3.ª Turma, j. 18.04.2006, DJ 30.06.2006, p. 218).
Recurso especial. Direito marcário. Proteção da marca. Registro de “marca notória”.
Exclusividade. Atividades diversas. Interpretação do artigo 67 da Lei 5.772/71. Revolvimento
probatório. Súmula 7/STJ.
I – Pelo princípio da especialidade, em decorrência do registro no INPI, o direito de
exclusividade ao uso da marca é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não
abrangendo esta exclusividade produtos outros não similares, enquadrados em outras
classes, excetuadas as hipóteses de marcas notórias.
II – No caso, o registro da marca CONTINENTAL como “notória” foi concedido à Companhia
ré após o registro da mesma marca, pela recorrente, em seu nome comercial. Atrai à espécie a
interpretação do caput do artigo 67 da Lei n.º 5.772/71, vigente à época: “A marca considerada
notória no Brasil (…) terá assegurada proteção especial, em todas as classes, (…) desde que
haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou
ainda prejuízo para a reputação da marca”.
III – Nesse contexto, o registro da marca como notória confere ao seu titular proteção
puramente defensiva e acautelatória, a fim de impedir futuros registros ou uso, por terceiros,
de outras marcas iguais ou parecidas. Não retroage para atingir registros anteriores.
IV – Não se conhece do recurso especial por afirmada ofensa a comando de ato normativo
interno, por não estar essa espécie compreendida na expressão “lei federal”, constante da
alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Recurso especial não
conhecido (STJ, REsp 246.652-RJ, Rel. Min. Castro Filho, DJ 16.04.2007, p. 180).
– Observação: Onde se lê “marca notória”, nesse julgado, entenda-se “marca de alto renome”,
já que o acórdão em questão analisou o caso à luz da antiga LPI (Lei 5.772/1971), na qual a
marca de alto renome, hoje disciplinada no art. 125 da LPI vigente (Lei 9.279/1996), era
chamada de marca notória.
A marca Yahoo, porém, não foi considerada de alto renome, e por isso as empresas Yahoo! Inc. e
Yahoo! do Brasil, donas dessa marca no mercado da internet, não conseguiram impedir o registro e o
uso de marca idêntica pela empresa Arcor do Brasil, que a utiliza para identificar uma goma de
mascar.
Registre-se que o Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (especializado em causas sobre
propriedade industrial, porque tem sede no Rio de Janeiro e, consequentemente, julga constantemente
as demandas em face do INPI, que tem sede na mesma cidade) entende que não cabe ao poder
Judiciário declarar que uma marca possui “alto renome”, sendo isso matéria de fato que compete