RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado (2017)

4. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo
engano por parte de clientes ou consumidores específicos.
5. Na espécie, é de se reconhecer a aproximação entre os ramos de atuação das partes, pois
comercializam e oferecem serviços semelhantes, igualmente voltados ao público apreciador de
motocicletas.
6. Diante da reprodução, em parte, da marca Harley-Davidson, resguarda-se à recorrente o
direito de fazer cessar o uso indevido da marca contrafeita pelo recorrido.
7. A reprodução ou imitação, não autorizada, no todo ou em parte, de marca alheia atribui ao
titular o direito de receber uma remuneração referente ao período em que a marca contrafeita
foi utilizada, proporcionalmente ao grau de semelhança entre as marcas.
8. Recurso especial parcialmente provido (REsp 1.450.143/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª
Turma, j. 19.08.2014, DJe 02.09.2014).
8.3.6.
Cessão do registro de marca
Conforme vimos, a propriedade que o titular exerce sobre a marca registrada lhe garante, nos
termos do art. 130, inciso I, da LPI o direito de: “I – ceder seu registro ou pedido de registro”. Nesse
sentido, prevê o art. 134 da LPI que “o pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde
que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro”.
Assim como ocorre com a patente, perceba-se que a marca não precisa sequer estar registrada,
bastando que haja o simples pedido de registro. Todavia, caberá ao cessionário, que passará a deter
os direitos sobre a marca, preencher os requisitos legais como se fosse ele o requerente do registro,
ou seja, deve o cessionário preencher os requisitos do art. 128 da LPI. Assim, por exemplo, uma
sociedade empresária titular de uma marca que identifica um determinado produto alimentício não
pode cedê-la a outra sociedade empresária que atue em ramo de atividade estranho.
Ademais, havendo mais de um pedido ou registro acerca de marcas iguais ou semelhantes, a
cessão deve compreender todos os pedidos ou registros, conforme determinação do art. 135 da LPI,
que assim prescreve: “a cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do
cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou
afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos”.
Finalmente, assim como ocorre com a cessão de patente, que já estudamos, o INPI deve fazer as
anotações de eventuais cessões de registro de marca. Nesse sentido, dispõe o art. 136: “o INPI fará
as seguintes anotações: I – da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; II – de
qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e III – das alterações de nome,
sede ou endereço do depositante ou titular”. Complementando essa regra, prevê o art. 137 que “as
anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação”.