RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado (2017)

(CESPE – Telebras – Advogado – 2016) 6 Passados cinco anos da concessão do
registro de marca, determinada pessoa, com legítimo interesse, solicitou ao INPI
que fosse declarada a caducidade do registro das marcas de duas sociedades
empresárias, com base nos seguintes fatos: o produto elaborado e fabricado no
Brasil pela primeira sociedade era destinado exclusivamente ao mercado externo; a
marca da segunda sociedade era de uso esporádico, com escassas negociações
no mercado e rentabilidade ínfima nos cinco anos anteriores.
Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo acerca do
registro das marcas, nos termos da jurisprudência do STJ.
O INPI deverá denegar o pedido de caducidade do registro de marca da primeira sociedade empresária, pois o simples
fato de o produto elaborado e fabricado no Brasil ser destinado ao mercado externo não demonstra a caducidade do
registro de marca por desuso.
Tratando-se de marca coletiva, o art. 153 da LPI dispõe, sobre a caducidade, que ela também
“será declarada se a marca coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada, observado o
disposto nos arts. 143 a 146”. A regra se justifica porque a marca é coletiva, e não individual, razão
pela qual deve servir ao uso de vários membros da entidade, e não de apenas um.
Como se depreende da leitura do art. 143 da LPI, a caducidade é declarada pelo INPI após
regular processo administrativo, instaurado a requerimento de interessado. Em respeito ao
contraditório e à ampla defesa, estabelece o § 2.º desse artigo que “o titular será intimado para se
manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar
seu desuso por razões legítimas”. Veja-se, porém, que o ônus da prova cabe ao titular do registro de
marca, e não do autor do requerimento de caducidade.
Por outro lado, dispõe o art. 145 da LPI que “não se conhecerá do requerimento de caducidade se
o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há
menos de 5 (cinco) anos”. Nesse caso, basta o titular do registro de marca indicar o processo
administrativo anterior em que ele comprovou o uso da marca ou justificou seu desuso, o que
obrigará o INPI a não conhecer do novo requerimento. Por fim, prevê o art. 146 da LPI que “da
decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso”.
O STJ já decidiu que o reconhecimento da caducidade da marca, ao contrário da declaração de
sua nulidade, produz efeitos ex nunc, isto é, não retroagem.
Processo civil. Embargos de divergência em recurso especial. Deserção e ausência de
representação processual inocorrentes. Civil. Propriedade industrial. Marca. Caducidade.
Efeitos prospectivos (ex nunc). Finalidade da lei. (…) 5. Já a caducidade do registro implica a
declaração de determinada circunstância fática, que pode ser verificada pela inexistência de
uso da marca desde seu registro ou pela interrupção do uso por prazo além do limite legal.