RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado (2017)

conhecida em seu ramo de atividade (art. 6.º da Convenção da União de Paris para Proteção
da Propriedade Industrial – CUP e art. 126 da Lei n.º 9.279/1996), que goza de proteção
especial independentemente do depósito ou registro no país, porém restrita a seu ramo de
atividade (exceção ao princípio da territorialidade). Na hipótese, o Tribunal, pela análise do
conjunto probatório, firmou não se tratar de marca notória, distintas, também, as classes de
registros e o âmbito das atividades desempenhadas pelas partes, daí ser forçoso concluir que
não há impedimento de uso da marca pela recorrida. Precedentes citados: REsp 9.142-SP, DJ
20/4/1992; REsp 37.646-RJ, DJ 13/6/1994; REsp 550.092-SP, DJ 11/4/2005; REsp 471.546-SP,
DJ 28/4/2003; REsp 142.954-SP, DJ 13/12/1999, e REsp 14.367-PR, DJ 21/9/1992 (REsp
658.702-RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 29.06.2006, Informativo 290/2006).
8.3.5.2.
O uso indevido de marca registrada
Como o registro da marca assegura ao seu titular o direito ao seu uso exclusivo em todo o País,
nos termos do art. 129 da LPI, aquele que usar indevidamente marca registrada por outrem poderá ser
demandado em juízo e condenado ao pagamento de perdas e danos. Nesse ponto, cumpre destacar
que o Superior Tribunal de Justiça entende que “prescreve em 5 (cinco) anos a ação de perdas e
danos pelo uso de marca comercial” (Súmula 143 do STJ).
Ademais, o mesmo Superior Tribunal de Justiça ainda entende que a simples contrafação de marca
gera direito à indenização por danos materiais, mesmo que o produto não tenha sido comercializado.
E mais: o uso indevido de marca também pode acarretar a condenação do infrator em danos morais,
quando houver a prova de vulgarização da marca registrada que está sendo indevidamente usada por
terceiro.
A propósito do assunto, confiram-se os seguintes julgados do STJ:
Direito Comercial e Processo civil. Recurso especial. Ação de conhecimento sob o rito
ordinário. Propriedade industrial. Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da
marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral. – Na hipótese de contrafação de marca, a
procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais deriva diretamente
da prova que revele a existência de contrafação, independentemente de ter sido, o produto
falsificado, efetivamente comercializado ou não. – Nesses termos considerados, a indenização
por danos materiais não possui como fundamento tão somente a comercialização do produto
falsificado, mas também a vulgarização do produto, a exposição comercial (ao consumidor) do
produto falsificado e a depreciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a cabo
pela prática de falsificação. – A prática de falsificação, em razão dos efeitos que irradia, fere
o direito à imagem do titular da marca, o que autoriza, em consequência, a reparação por
danos morais. – Recurso especial a que se dá provimento (REsp 466.761/RJ, Rel. Min. Nancy