RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado (2017)

Quanto à caducidade do registro de marca, ela está disciplinada no art. 143 da LPI, segundo o
qual “caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5
(cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I – o uso da marca não tiver sido iniciado no
Brasil; ou II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se,
no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter
distintivo original, tal como constante do certificado de registro”. Nesse sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
Marca. Declaração. Caducidade. Ausência. Uso. Trata-se de ação de restauração de registro
de marca para anular a decisão administrativa que declarou a caducidade dos registros
daquela marca. Destacou o Min. Relator que, se consta da inicial que o contrato, além de
transferência de tecnologia e assistência técnica, previa a licença para uso de marca, fica
desbastada, no plano infraconstitucional, a necessidade de sua averbação no órgão
competente, antigamente o Departamento Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
Outrossim, o art. 94 do Código de Propriedade Industrial autoriza o INPI a declarar de ofício
a caducidade da marca por falta de uso. Além de que o acórdão a quo explicitou que o
deferimento da marca não foi para produtos importados e que havia outros meios para que a
marca não ficasse inativa, não se sustentando o argumento da força maior diante da vedação
da importação de produtos que seria objeto dos registros da recorrente. Com esses argumentos,
a Turma, ao prosseguir o julgamento, não conheceu do recurso (REsp 649.261-RJ, Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, j. 06.03.2007, Informativo 312/2007).
Recentemente, o STJ decidiu outro processo relevante acerca da caducidade da marca. O caso foi
julgado à luz da antiga lei (Lei 5.772/1971), e os Ministros consideraram que a impossibilidade de
importação dos produtos configurou motivo de força maior, o que impede a declaração de
caducidade da marca. Eis o julgado:
Direito processual civil. Recurso extraordinário. Ofensa indireta à Constituição.
Desnecessidade. Uniformização de jurisprudência. Suscitação do incidente. Momento. Antes do
julgamento do recurso. Vinculação do Tribunal. Inexistência. Sentença. Fundamentação. Livre
convencimento do Juiz. Direito Comercial. Marca. Desuso. Proibição de importação do
produto. Motivo de força maior. Caducidade. Inexistência. – Somente ofensa direta à
Constituição Federal autoriza a admissão de recurso extraordinário. Na espécie, o Tribunal de
origem decidiu a lide com base em normas infraconstitucionais, o que afasta a incidência da
Súmula n.º 126 do STJ. – O incidente de uniformização de jurisprudência possui caráter
preventivo, e não corretivo, pelo que a parte deve suscitá-lo nas razões do recurso ou até o seu
julgamento. Precedentes. – O art. 476 do CPC não obriga o Tribunal a suscitar incidente de
uniformização de jurisprudência. Precedentes. – O não acolhimento das teses contidas no