RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado (2017)

ecurso (REsp 550.092-SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 22.03.2005, Informativo
240/2005).
Propriedade industrial. Direito de marca. Pretensão à exclusividade. O direito de
exclusividade de uso de marca, decorrente do registro no INPI, é limitado à classe de
atividade para o qual foi deferido. O acórdão recorrido declarou que a proteção legal alcança
a marca, independente de classe para a qual o registro foi concedido, pouco importando que as
atividades das empresas litigantes sejam diversas. Assim procedendo, contrariou o art. 59 do
Código de Propriedade Industrial, bem como a jurisprudência desta Corte. Precedentes
citados: REsp 14.367-PR, DJ 21/9/1992, e REsp 9.380-SP, DJ 10/6/1991 (REsp 142.954-SP,
Rel. Min. Barros Monteiro, j. 21.09.1999, Informativo 33/99).
Recurso especial. Propriedade industrial. Direito marcário. Pretensão de impedir a utilização
da marca registrada “crescer”. Princípio da especificidade. Atividades distintas enquadradas
dentro da mesma classe. Serviços de educação. Serviços complementares. Finalidades
idênticas e mesmos canais de comercialização. Grande risco de confusão no consumidor.
1. Pretensão da recorrente de impedir a utilização, por parte da recorrida, da marca registrada
“Crescer”, da qual detém a titularidade.
2. Como corolário do princípio da especificidade, o direito à exclusividade da marca se
pressupõe dentro da classe de serviços na qual foi registrada.
3. Atividades da recorrente e da recorrida que, embora não sejam idênticas, se enquadram na
mesma classe “serviços de ensino”.
4. Grande risco de confusão no mercado de consumo, por tratar-se de atividades
complementares, com finalidades idênticas, que envolvem os mesmos canais de
comercialização.
5. Direito à utilização exclusiva da marca registrada que deve ser garantido.
6. Recurso especial provido (REsp 1.309.665/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.ª
Turma, j. 04.09.2014, DJe 15.09.2014).
É preciso tomar cuidado, porém, com a interpretação do princípio da
especialidade/especificidade. Em determinadas situações, uma mesma marca ser usada para
identificar produtos de classes distintas – o que, em princípio, seria legítimo à luz do princípio da
especialidade – pode gerar problemas se as classes dos produtos forem afins.
O STJ teve que analisar essa questão num processo em que se pediu a anulação de decisão do
INPI que indeferiu o registro da marca TIC TAC pela empresa Cory, que a usaria para identificar
biscoitos recheados, em razão de essa mesma expressão já ter sido registrada anteriormente pela